RINVENZIONE DEL LAVORATORE - DIRITTO AL PREMIO - PRESUPPOSTO DEL CONSEGUIMENTO DEL BREVETTO

( Cassazione - Sezione Lavoro - Sent. n. 7484/2000 - Presidente R. De Musis - Relatore R. Foglia )

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 25.11.1985 al Pretore di Taranto, in funzione di Giudice del lavoro, C. P. esponeva di aver prestato lavoro alle dipendenze della soc. (omissis) di Taranto sin dai 1966, dapprima come impiegato e tecnico di seconda categoria; di essersi dimesso nell'aprile del 1981 con la qualifica di dirigente; e di aver realizzato, nel corso della sua attività lavorativa profonde innovazioni nelle tecnologie delle elaborazioni aziendali. conseguendo delle vere e proprie invenzioni alcune delle quali brevettate. Ciò premesso, rilevato che dette invenzioni erano state realizzate del tutto occasionalmente, e cioè nell'ambito di mansioni che, ancorché caratterizzate da alto impegno intellettuale, non avevano avuto ad oggetto l'attività inventiva, il ricorrente chiedeva che la società datrice di lavoro venisse condannata a corrispondergli -a titolo di equo premio ai sensi dell'art. 23, c. 2 del R D 29.6.1939, n. 1127 - la complessiva somma di 12 miliardi o altra da determinarsi equitativamente ai sensi dell' art. 432 c.p.c. più accessori e spese.

Si costituiva in giudizio la Soc. (omissis), succeduta alla (omissis), contestando la pretesa di controparte, ed assumendo l'applicabilità. al caso di specie, dell'art. 23 c.1 del citato R D. del 1939, avendo il P. sempre svolto attività di ricerca e di studio. sicché l'attività inventiva dal medesimo espletata doveva ritenersi oggetto precipuo del rapporto di lavoro. In via gradata, la società convenuta sosteneva che nulla era dovuto all'attore per le invenzioni non brevettabili - essendo il brevetto condicio iuris per l'insorgenza del diritto all'equo premio, né per quelle brevettate. dovendosi ritenere nullo il relativo brevetto in difetto dei requisiti di originalità e novità dei trovati.

Il Pretore adito, con sentenza del 25.6.1994, respingeva la domanda compensando per intero le spese di lite tra le parti.

Proponeva appello il P. insistendo sulle pretese originarie, mentre la soc. (omissis) e la soc. (omissis). resistevano invocando la conferma della sentenza di primo grado. e proponevano appello incidentale avverso il capo di sentenza afferente la regolamentazione delle spese.

Con sentenza del 16.9.1997, il Tribunale di Taranto rigettava entrambi gli appelli, principale ed incidentale, compensando le spese del grado tra le parti.

Sulla base dell'esame dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente. il Tribunale escludeva che nella specie ricorresse l'ipotesi di cui al primo comma del citato art. 23: e ciò non solo per il tatto che nel contratto di assunzione non si faceva cenno dell'attività inventiva, ma soprattutto per la circostanza -provata da numerosi testi - che trattavasi di attività di ricerca applicata o pratica, destinata, cioè, a costituire supporto tecnico alla produzione, non finalizzata, quindi, all'ideazione creativa, elemento tipico dell'attività inventiva. Sintomatica al riguardo era la circostanza che al P. non era stata mai riconosciuta alcuna speciale retribuzione a fronte dell'attività di ricerca espletata, il che portava ragionevolmente a ritenere che il risultato inventivo non fosse considerato dalle parti come oggetto della prestazione dovuta.

Tutto ciò premesso, peraltro, limitata l'indagine alle sole invenzioni brevettate, il Tribunale perveniva a negare il diritto vantato dal ricorrente considerato che dalla relazione peritale svolta in primo grado era emersa l'insussistenza del requisito della novità e della originalità dei ritrovati, e, conseguentemente, la nullità dei relativi brevetti. La relativa eccezione, già sollevata dalla società in prime cure, non poteva ritenersi preclusa in esito alla proposizione della istanza di brevettazione da parte dello stesso datore di lavoro, non essendo conferente in proposito - a giudizio del Tribunale - il rilievo secondo cui il datore non potrebbe agire contra factum proprium (e quindi contestare le risultanze della brevettazione da lui stesso richiesta). Né poteva condividersi il rilievo secondo cui la presentazione della domanda di brevetto varrebbe a configurare una rinuncia ad eccepirne in successivo giudizio la nullità dal momento che la presentazione di detta domanda costituisce elemento di per sé altamente equivoco nell'apprezzamento di una eventuale volontà abdicativa non concludente; da solo nel senso della rinuncia.

Parimenti inconferente e - a giudizio del Tribunale - il richiamo all'art. 59 della legge invenzioni il quale, tenendo fermi pur in presenza della nullità del brevetto gli effetti dei contratto di cessione già prodottisi riguarda una fattispecie del tutto estranea al caso in esame e non richiamabile sul piano sistematico (nella specie, l'equo premio non è stato mai in concreto corrisposto dall'(omissis)).

Il Giudice di appello disattendeva; infine, l'assunto del ricorrente secondo cui dovrebbe prescindersi dalla sopravvenuta declaratoria di nullità del brevetto, ogni qualvolta risulti che il datore di lavoro abbia medio tempore sfruttato il trovato in regime di sostanziale esclusiva: il diritto di privativa si costituisce solo a seguito del valido compimento della procedura di brevettazione, sicché l'eventuale nullità della medesima renderebbe priva di giustificazione causale l'attribuzione patrimoniale di cui al secondo comma dell'art.237 che vene a configurarsi quale pendant dell'intervenuto trasferimento in capo al datore di lavoro; del diritto di privativa.

Avverso detta sentenza il P. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Hanno resistito le società (omissis) e (omissis) (già omissis) tacendo valere a loro volta. in via incidentale, un unico motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente, ex art.335 c.p.c., disporsi la riunione dei due ricorsi. principale ed incidentale, in quanto proposti contro la medesima sentenza.

Col primo motivo del ricorso principale - deducendo la violazione é falsa applicazione dell'art. 23 R.D. n. 1127/1939 in ordine alla sussistenza della brevettazione quale condicio iuris per l'esigibilità dell'equo premio - sostiene il ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Taranto, il presupposto per il riconoscimento dell'equo premio e l'avvenuta invenzione e non anche la sua successiva brevettazione: se ne trae conferma sia dall'art, 34 del d.P.R. 10.1.1957, n. 3 in tema di invenzioni conseguite nell'ambito del pubblico impiego, sia dall'art. 4 della legge 13.5.1985, n. 190 sui "quadri". Quest'ultima norma non solo parifica le invenzioni alle innovazioni, ma riconosce un premio corrispettivo anche per le innovazioni nei metodi e nei processi di fabbricazione o nella organizzazione del lavoro che per legge non solo brevettabili (art. 12 del R.D. n. 1127/1939).

Col secondo motivo - denunziandosi la violazione e falsa applicazione dell'art. 23 cit. in ordine al requisito della validità del brevetto ai fini del riconoscimento all'equo premio - si richiama la giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 3991/91) che ha riconosciuto il diritto del dipendente. all'equo premio pur in presenza di una nullità del brevetto. Si sostiene che nei rapporti interni fra dipendente e datore di lavoro tale nullità non pregiudica il diritto all'equo premio.

Col terzo motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 100, c.p.c., 18 e 23 legge n. 1127/1939, in ordine alla mancata legittimazione ed interesse del titolare a contestare la validità del brevetto - osserva il ricorrente che il datore di lavoro titolare del brevetto non può agire contro il brevetto che egli stesso ha richiesto poiché verrebbe in tal modo ad agire contra factum proprium. Argomentare il contrario significherebbe consentire un indebito arricchimento al datore di lavoro che ha utilizzato il brevetto senza nulla dovere al lavoratore inventore.

Con l'ultimo motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 196 c.p.c. - lamenta il ricorrente che il Tribunale non ha disposto la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, nonostante ''madornali'' errori compiuti dal CTU in primo grado.

I1 controricorso, e quindi il ricorso incidentale, sono inammissibili dal momento che il primo risulta proposto oltre il termine prescritto dagli artt. 369, 370 e 371 c.p.c.; il relativo atto e stato, infatti, notificato al ricorrente in data 23.10.1998 ben oltre i quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale avvenuta in data 9.9.1998: non opera difatti, nelle controversie di lavoro, la sospensione dei termini processuali (artt. l e 3 della legge n.742 del 1969).

Con detto primo motivo si sostiene che condizione sufficiente per l'insorgenza del diritto del lavoratore-inventore all equo premio è l'invenzione in sé, purché dotata dei connotati essenziali, tra cui quelli della novità e della originalità, richiesti dalla legge per il rilascio del titolo brevettuale. Sotto questo profilo, il ricorrente contesta in sostanza la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso ogni rilevanza ai ritrovati realizzati nel corso del suo rapporto di lavoro, sol perché non consacrati formalmente in titoli brevettuali.

I1 Tribunale, nel delimitare l'indagine alle sole invenzioni brevettate, dichiara di condividere pienamente l'orientamento assolutamente consolidato della giurisprudenza secondo cui la brevettazione e non la mera brevettabilità costituisce condicio iuris per l'esigibilità del premio (cita, ex plurimis, Cass., 27.6.19617 n. 1547; Cass.. 5 10.1964, n. 2517; Cass., 10.1.1989, n. 30; Cass., 13.4.1991, n 3991) sostenendo che "pur nella equivocità della locuzione <diritti derivanti dall'invenzione> devesi ragionevolmente ritenere tali siano quelli di sfruttamento patrimoniale in regime di esclusiva nel territorio dello Stato considerati dall'art. 1 del medesimo R.D. e che vengono a costituirsi solo al compimento del procedimento di brevettazione (art.4 R.D. cit.). L'invenzione in se considerata lascerebbe cioè insorgere in capo al datore di lavoro, solo il diritto potestativo di avvalersene, chiedendone in proprio la brevettazione. Di modo che, qualora il datore di lavoro decida di non esercitare tale sua facoltà, viene automaticamente a mancare il presupposto per il riconoscimento al dipendente di un'indennità supplementare, quale, appunto, l'equo premio previsto dal secondo comma dell'art.23. Diversamente opinando - prosegue il Tribunale - si verrebbe all'assurdo di imporre al datore di lavoro lo sfruttamento di un trovato che potrebbe rivelarsi anche estraneo ai piani di sviluppo aziendale, obbligandolo a sopportarne i relativi oneri economici in contrasto col principio di libera iniziativa economica costituzionalmente garantito. Né - conclude il Tribunale - vale obiettare che siffatto approccio ermeneutico recherebbe un volnus alla posizione del dipendente-inventore quante volte il datore di lavoro tergiversi nel richiedere la brevettazione, ovvero opti per l'utilizzo in segreto dell'invenzione da lui ritenuta di straordinaria utilità, onde assicurarsene lo sfruttamento lungo un arco temporale addirittura superiore al ventennio: secondo il Tribunale, a ciò sarebbe agevole replicare che il dipendente potrà cautelarsi interpellando tempestivamente il datore di lavoro e, in caso di risposta negativa, provvedere egli stesso a presentare domanda di brevetto a norma dell'art. 27 della legge speciale".

Questa Corte ritiene di dover confermare il proprio indicato orientamento, recepito dal Tribunale pur consapevole di una prevalente ed autorevole dottrina piuttosto favorevole ad una applicazione "estensiva" dell'art. 23 c.2 del R.D. n. 1127/1939 che si spinge sino a riconoscere l'equo premio ad invenzioni non brevettabili. Si sostiene, in proposito, che l'evoluzione del sistema produttivo e tecnologico ha modificato l'organizzazione e la forma dell'attività creativa del lavoratore dipendente. sia perché al singolo lavoratore si è sostituita più frequentemente l'équipe di ricerca all'interno della realtà produttiva, sia perché sono emerse nuove tipologie inventive non ricomprese nella tutela brevettuale.

Spunti a sostegno di tale apertura, vengono tratti dall'art.34 del d.P.R. 10.1.1957, n.3, in tema di invenzioni conseguite nell'ambito del pubblico impiego, dall'art. 4 della legge 13.5.1985, n. 190 sui c.d. ''quadri", e dall'art.3 del D.Lgs 29.12.1992, n. 518 sulla tutela del software.

Senonché tali riferimenti normativi non appaiono decisivi: quanto al primo, è sufficiente notare che esso si esprime in termini del tutto analoghi al testo dell'art. 23 della legge invenzioni senza nulla aggiungere sulle condizioni dell'equo premio. Quanto all'art.4 della legge n. 190/1985 vi si legge che "ferme restando le disposizioni di cui al libro V titolo IX del codice civile e le leggi speciali in materia, i contratti collettivi possono definire le modalità tecniche di valutazione e l'entità del corrispettivo economico dell'utilizzazione, da parte dell'impresa, sia delle innovazioni di rilevante importanza nei metodi o nei processi di fabbricazione, ovvero nell'organizzazione del lavoro, sia delle invenzioni fatte dai quadri, nei casi in cui le predette innovazioni o invenzioni non costituiscano oggetto della prestazione di lavoro dedotta in contratto". La norma, facendo espressamente salve le leggi speciali - e quindi anche quella brevettuale - non intende palesemente incidere sui presupposti costitutivi del diritto al corrispettivo economico spettante ai quadri. limitandosi piuttosto ad individuare nei contratti collettivi la sede elettiva per la quantificazione di tale corrispettivo. Né sembra possibile trarre dalla norma citata una parificazione tra invenzioni e innovazione che consenta di superare del tutto il dato costituito dal titolo brevettuale, atteso che il corrispettivo economico riconosciuto ai lavoratori cui si rivolge la legge del 1985 può anche prescindere dalle condizioni previste dall'art. 23, come pure dalla bipartizione tra invenzioni di servizio e invenzioni di azienda ivi contenuta.

Da ultimo, l'art. 3 del Dlgs n. 518/92, attuativa della direttiva cee del 14.5.1991. n. 91/250 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore si limita a riconoscere al datore di lavoro i diritti esclusivi di utilizzazione economica del programma creato dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro senza occuparsi dei diritti eventualmente spettanti al lavoratore-autore dei programmi la cui tutela - si badi - è costruita tutta nell'ambito del diritto di autore e non in quello brevettuale.

Ad ulteriore sostegno dell'orientamento si rileva quanto segue.

L'art. 23. c.2 del R.D. n. 1127/1939 dispone che "…diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore … spetta un equo premio....".

La particella "ma" esplicita inequivocabilmente, considerato che il premio dev'essere corrisposto dal datore di lavoro la imprescindibile correlazione tra i diritti del datore di lavoro e il premio nel senso che il secondo sorge in quanto sorgono i primi.

Ora questi - che sono individuati nell'art. 1 di detto decreto - ai sensi del successivo art. 4 "sono conferiti con la concessione del brevetto è quindi la brevettazione - in quanto costitutiva - che condiziona l'insorgere di tali diritti e quindi del diritto al premio.

Appare pertanto non condivisibile l'opinione contraria secondo cui nonché i diritti derivanti dalla invenzione (e quindi il diritto di brevettarla, o no, di divulgarla o di tenerla segreta) appartengono al datore di lavoro ex art. 4 del R n n. 1107/1939 sin dal momento in cui la stessa viene ad esistenza. anche il diritto all'equo premio sorgerebbe in questo momento al punto che non inciderebbe su tale diritto l'eventuale decisione del datore di lavoro di non brevettarla o comunque. di non utilizzare in alcun modo il trovato (sicché quel diritto sarebbe esigibile soltanto dal momento in cui il dipendente abbia comunicato al datore di lavoro i dati relativi alla invenzione).

L'opinione, difatti, in sostanza annetterebbe valore, alfine, alla "brevettabilità" e cioè al fatto che l'invenzione abbia tutte le caratteristiche che ne consentirebbero la brevettazione

Ma tale condizione sarebbe irrilevante dal momento che come si è più sopra rilevato i diritti (del datore di lavoro) "sono conferiti con la concessione del brevetto".

Se pertanto la concessione è "costitutiva" (del brevetto, e, quindi) di detti diritti è ovvio che questi non potranno che sorgere con la brevettazione.

Conseguentemente il diritto alla brevettazione non potrebbe essere posto - al fine di cui si discute - sullo stesso piano dei diritti del datore di lavoro derivanti dalla stessa, posto che dal primo diritto non conseguono "direttamente" i secondi: e solo il sorgere di questi, come si è più sopra rilevato, determina il sorgere del diritto al premio.

L'individuata disciplina non è incisa dal rilievo che il datore di lavoro notiziato dell'invenzione, potrebbe non brevettarla, utilizzandola o no.

Siffatta circostanza. difatti porrebbe la questione - non prospettata e quindi non esaminabile - degli eventuali rimedi o delle eventuali azioni esperibili dal lavoratore autonomamente, oppure nei confronti del datore di lavoro in ordine sia alla non eseguita brevettazione, sia alla utilizzazione "di fatto" dell'invenzione.

Per le considerazioni appena enunciate il primo motivo - mirante a ricomprendere nell'ambito del diritto all'equo premio anche le innovazioni realizzate dal P. ma non brevettate - non può trovare accoglimento.

Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata perché ha disconosciuto il suo diritto all'equo premio sulla base dell'accertata nullità di tutti e quattro i brevetti, laddove tale nullità non osterebbe all'accoglimento della sua pretesa.

Il motivo è fondato nei termini che seguono.

Come si è rilevato nell'esame del primo motivo la brevettazione determina contemporaneamente sia l'insorgenza dei diritti del datore di lavoro, che l'insorgenza del diritto all'equo premio: la brevettazione cioè è costitutiva - quale unica fonte - di entrambi i diritti.

Consegue che solo la rimozione - e con efficacia "ex tunc" - del brevetto sarebbe, in quanto caducativa dei diritti del datore di lavoro, altresì idonea a caducare il diritto all'equo premio.

La declaratoria - meramente incidentale - della nullità del brevetto sarebbe difatti inidonea allo scopo in quanto non avrebbe incidenza alcuna sui diritti del datore di lavoro dal momento che questi trovano - e continuano a trovare - la loro fonte unicamente nel brevetto che in tal caso rimarrebbe fermo; e si è rilevata la imprescindibilità della connessione tra l'insorgenza dei diritti del datore di lavoro e l'insorgenza del diritto al premio.

Orbene, l'indicata rimozione non può che avvenire con il rispetto delle formalità previste dalla normativa brevettuale per il relativo procedimento (ad es., intervento obbligatorio del P.M. ex artt. 70 n.1 c.p.c. e 78 R.D. n. 1127/1939: rispetto del contraddittorio previsto dal citato art. 78; comunicazione prevista dal successivo art. 80. etc.).

I1 Giudice del merito avrebbe. pertanto. dovuto esaminare l'eccezione di nullità dei brevetti - che egli ha asserito proposta già in primo grado - alla stregua delle rilevate considerazioni, e cioè: a) che l'unica via per escludere il diritto all'equo premio è la rimozione con efficacia "ex tunc" del brevetto; b) che tale rimozione può avvenire soltanto con l'apposito procedimento. E detto esame avrebbe dovuto consistere nell'accertamento che l'eccezione: a) concretasse effettivamente mera eccezione, e cioè richiesta di accertamento incidentale della nullità: nel qual caso l'eccezione avrebbe dovuto essere respinta perché ininfluente: b) concretasse, invece, sostanzialmente domanda riconvenzionale di accertamento autonomo della nullità dei brevetti: nel qual caso si sarebbe dovuto dar corso al menzionato apposito procedimento.

L'accoglimento del secondo motivo del ricorso comporta l'assorbimento del quarto motivo.

Anche il terzo motivo rimane assorbito.

La deduzione del difetto di interesse del datore di lavoro a perseguire la nullità dei brevetti da lui stesso richiesti, difatti: a) nel caso si ritenesse proposta mera eccezione di nullità dei brevetti sarebbe irrilevante a seguito del rigetto per ininfluenza, come si è già rilevato - di tale eccezione; b) nel caso si ritenesse proposta domanda (riconvenzionale) di nullità dei brevetti dovrebbe essere esaminata dal giudice del relativo (apposito) procedimento.

Per le ragioni esposte, la sentenza del Tribunale di Taranto va cassata in relazione al secondo motivo accolto, e la causa va rinviata ad altro giudice di appello che, secondo la disciplina transitoria dettata dalla recente legge sul giudice unico (art. 135 del Dlgs. 19.2.1998, n. 151) si designa nel tribunale di Lecce, il quale dovrà uniformarsi a quanto rilevato, nonché al seguente principio di diritto: "nel caso di invenzioni di azienda ex art. 23, c. 2 del R.D. 26.6.1939, n. 1127, il diritto al premio e l'obbligo di corrisponderlo sorgono con la brevettazione; l'obbligo può venir meno solo con la rimozione, con effetto "ex tunc", del brevetto; la rimozione consiste nella declaratoria giudiziale di nullità del brevetto; la declaratoria può avvenire - non in via meramente incidentale ma - unicamente con sentenza emessa in esito allo speciale procedimento disciplinato dal citato decreto del 1939".

Il Tribunale designato provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il secondo motivo del ricorso principale per quanto di ragione. Rigetta il primo motivo e dichiara assorbiti il terzo e quarto motivo. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese al Tribunale di Lecce. - - - -- - - -